從斯伯頓公司訴美國海軍一案看美國專利法中的“禁止銷售原則”法

從斯伯頓公司訴美國海軍一案看美國專利法中的“嚴(yán)禁銷售原則”法學(xué)論文2月28日，美國聯(lián)邦上訴法院就加拿大斯伯頓(Sparton)公司的上訴作出判決，覺得上訴人的US 3,921,120和US 4,029,233號(hào)專利(如下簡稱120專利和233專利)并沒有在核心日(critical date)之前一年內(nèi)進(jìn)行商業(yè)銷售。根據(jù)美國專利法，上訴法院駁回了聯(lián)邦索賠法院(Claims Court)的判決，發(fā)回重審。這件歷時(shí)十余年的案件終于獲得解決，并將在“嚴(yán)禁銷售原則” 注1方面成為先例。本案上訴人即原審原告加拿大斯伯頓公司，被上訴人美國政府即是原審的被告。案情簡介1969年，美國海軍與斯伯頓公司簽訂了一項(xiàng)合同，采購AN/SSQ-53定向頻率分析記錄(DIFAR)聲納浮標(biāo)。該聲納浮標(biāo)是一種偵查、定位、分析水下聲音類別(例如由何種潛水艇發(fā)出的聲音)的電聲裝置。在120專利原申請(qǐng)文獻(xiàn)第一欄第1113行中寫明，SSQ-53聲納浮標(biāo)能置于水下90英尺處，探測到其下大概1000英尺處的潛水艇(這歸因于1000英尺如下的潛水艇低于海洋等溫層，而該層制止或者削弱了潛水艇的音響信號(hào))。發(fā)生在冷戰(zhàn)時(shí)期的這項(xiàng)采購合同，是為了應(yīng)對(duì)蘇聯(lián)擁有的可以使其潛水艇深至海洋等溫線如下行使從而避開SSQ-53聲納浮標(biāo)探測的技術(shù)，美國海軍但愿獲得一種既可以探測淺層水面又可以進(jìn)一步到500乃至1000英尺如下的聲納浮標(biāo)。1971年3月17日，斯伯頓公司向美國海軍提出了在原合同基本上修改設(shè)計(jì)方案的建議(如下簡稱ECP)0465-2，即建議修改設(shè)計(jì)方案，從而令聲納浮標(biāo)具有更深的探測能力。建議中描述的聲納浮標(biāo)裝置具有多片放射盤。然而，在ECP發(fā)布之后不久，斯伯頓公司開發(fā)并測試了一種具有單片放射盤的聲納浮標(biāo)。這種單片放射盤聲納浮標(biāo)性能更好，斯伯頓公司最后將其用于改良后的SSQ-53聲納浮標(biāo)，并交貨履行合同。1973年3月29日，斯伯頓公司向美國專利商標(biāo)局(USPTO)提交了一份“兩倍深度探測性能聲納浮標(biāo)”的設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)，即“120”專利。斯伯頓公司接著又在此基本上提交了一份分案申請(qǐng)(“233”專利)，內(nèi)容是聲納浮標(biāo)的放射盤。兩項(xiàng)專利的權(quán)利規(guī)定都涉及了聲納浮標(biāo)中使用的單片放射盤。1992年，斯伯頓公司向聯(lián)邦索賠法院提起訴訟，祈求被告根據(jù)美國法典第28編第1498條(a)款(該條款內(nèi)容為“與政府有關(guān)的專利和版權(quán)案件”)補(bǔ)償政府未經(jīng)許可使用120和233專利所帶來的損失。政府則根據(jù)美國法典第35編(專利法)第102條(b)款的“嚴(yán)禁銷售原則”，祈求法院認(rèn)定這兩件專利無效。索賠法院覺得120和233專利所波及的產(chǎn)品已在核心日之邁進(jìn)行了銷售，實(shí)驗(yàn)使用例外(experimental use exception)不合用于本案，由于斯伯頓公司銷售該設(shè)備從主線上說是商業(yè)性質(zhì)而非實(shí)驗(yàn)性質(zhì)。據(jù)此，該法院準(zhǔn)許了政府的規(guī)定，覺得根據(jù) “嚴(yán)禁銷售原則”，該專利權(quán)無效。斯伯頓公司向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴，該法院根據(jù)美國法典第28編第1295條(a)(3)款作出了駁回原判發(fā)回重審的判決。分析嚴(yán)禁銷售原則 盡管在審理期間，聯(lián)邦巡回上訴法院再次調(diào)閱了巡回法院就Monon Corp v. Stoughton Trailers, Inc.【239 F.3d 1253, 1257 (Fed. Cir. )】一案作出的判決，覺得專利與否根據(jù)美國法典第35編第102條的“嚴(yán)禁銷售原則”而被認(rèn)定無效是一種法律問題注2，但是法院覺得作出該判斷還必須根據(jù)相應(yīng)的事實(shí)認(rèn)定。根據(jù)美國專利法，如果要根據(jù)“嚴(yán)禁銷售原則”認(rèn)定專利無效，必須在核心日之前滿足：第一，該產(chǎn)品是為商業(yè)銷售或者明知是為銷售目的而提供的；第二，對(duì)該發(fā)明必須有申請(qǐng)專利的打算。這個(gè)條件的實(shí)現(xiàn)至少有兩種途徑：a)證明在核心日之前已付諸了實(shí)行和b)證明在核心日之前發(fā)明人已經(jīng)準(zhǔn)備了圖紙或其他對(duì)該發(fā)明的描述，并足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)行。在1998年的Pfaff v. Wells Elec., Inc.【525 U.S. 55, 67-68 (1998)】案中，最高法院沒有解釋“為商業(yè)目的而提供”的必要條件。聯(lián)邦巡回上訴法院覺得有兩個(gè)條件是必備的，即法庭必須可以認(rèn)定(1)有商業(yè)性提供，和(2)所提供內(nèi)容是已經(jīng)獲得授權(quán)的發(fā)明專利。聯(lián)邦索賠法院發(fā)現(xiàn)，在美國聯(lián)邦巡回法院就Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, L.L.C.【269 F.3d 1321, 1328 (Fed. Cir.)】一案作出的判決中，所有的“嚴(yán)禁銷售原則”條件都已滿足，對(duì)此聯(lián)邦巡回上訴法院有不同見解。聯(lián)邦巡回上訴法院覺得，無論是120專利還是233專利在核心日之前都沒有進(jìn)行商業(yè)銷售。本案中，被指控的“為銷售目的而提供”，是指1971年3月17日斯伯頓公司曾提出的一份ECP修改建議，即將“雙倍深度操作能力的裝置”引進(jìn)到已有的SSQ-53設(shè)計(jì)中。該ECP涉及對(duì)“雙倍深度”設(shè)計(jì)的聲納浮標(biāo)的闡明和圖紙，該闡明和圖紙涵蓋了獨(dú)立放射盤裝置。各方的意見分歧在于，放射盤究竟屬于何種類型。原審法院的判決意見書中陳述的幾種事實(shí)極為重要。一方面，斯伯頓公司與政府一致批準(zhǔn)ECP所提供的并非發(fā)明專利；另一方面，沒有證據(jù)顯示雙方之間就不同于ECP描述的放射盤用于聲納浮標(biāo)的事項(xiàng)作過交流；再次，沒有任何證據(jù)顯示在核心日(1972.3.29)之前，斯伯頓公司提供過除“兩倍深度聲納浮標(biāo)”之外的任何其她具有ECP建議修改的放射盤的裝置。先例與法律合用事實(shí)上，類似有關(guān)的先例也支持了本判決。1999年聯(lián)邦巡回法院審理的Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich., Inc【192 F.3d 1353, 1358-59 (Fed. Cir.1999)】一案中，上訴人于核心日之前分別在兩個(gè)場合發(fā)售過塑料扇。在發(fā)售中，Tec航空公司沒有在扇內(nèi)使用獲得專利授權(quán)的平衡塞。聯(lián)邦巡回上訴法院覺得“陪審團(tuán)合理地鑒定Tec航空公司的銷售行為并未違背“嚴(yán)禁銷售原則”，所銷售的產(chǎn)品并未完整使用發(fā)明申請(qǐng)中所陳述的技術(shù)。”該情形非常類似于本案。斯伯頓公司為銷售目的提供了ECP中描述過的帶有放射盤的雙倍深度聲納浮標(biāo)，雖然最后使用于履行合同的產(chǎn)品中，卻并未公開披露120專利和233專利申請(qǐng)中的放射盤。由此，聯(lián)邦巡回上訴法院斷定斯伯頓公司根據(jù)ECP所提供的貨品不也許涉及后來獲得專利的單片放射盤。此外，聯(lián)邦巡回上訴法院不批準(zhǔn)政府和索賠法院在本案中援引合同原則作為判決根據(jù)。索賠法院覺得ECP并不排除不同的放射盤設(shè)計(jì)，從而接受了政府的主張，覺得美國法律容許斯伯頓公司以任何可以滿足ECP中描述的功能的放射盤來進(jìn)行替代。索賠法院由此作出結(jié)論，覺得聲納浮標(biāo)是符合合同的合格產(chǎn)品，并進(jìn)一步認(rèn)定ECP是一種根據(jù)美國統(tǒng)一商法典2106(1)締結(jié)的訂貨合同。一旦海軍接受帶有單片放射盤的聲納浮標(biāo)，斯伯頓公司的義務(wù)即告履行完畢。正如索賠法院指出的那樣，先例傾向于根據(jù)合同原則來判斷與否有“為銷售而提供”的情節(jié)。在聯(lián)邦上訴法院作出的Group One v. Hallmark Cards, Inc 【254 F.3d 1041, 1047 (Fed. Cir. )】一案的判決中表達(dá)，一項(xiàng)創(chuàng)新與否有銷售目的提供的判斷原則是聯(lián)邦法，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法來分析。然而，在本案中，索賠法院不合適地合用美國統(tǒng)一商法典來判斷，特別是索賠法院將ECP解讀為“涉及單片放射盤”的因素，是美國海軍接受了帶有單片放射盤的雙倍深度定向頻率分析記錄聲納浮標(biāo)。這種判斷是沒有邏輯的。結(jié)論聯(lián)邦巡回上訴法院覺得1971年3月17日的ECP并不是對(duì)專利產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)目的銷售，因此駁回索賠法院的判決，發(fā)回重審。(李昭)注1“嚴(yán)禁銷售原則”見美國專利法第102條：“可專利性條件，新穎性及專利權(quán)喪失無下列情形之一者，獲得專利；(b)在美國申請(qǐng)專利一年前，該發(fā)明已在國內(nèi)外獲準(zhǔn)專利或在印刷刊物上公開刊登，或在國內(nèi)為公開使用或銷售者。”注2question of law，指有關(guān)法律合用或法律解釋的問題，由法官來決定，與事實(shí)問題相對(duì)。